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  • 弁理士が教える特許実務Q&A~特許出願の拒絶理由への対応(分割出願)~

    2020.9.18カテゴリー: ブログ

    【質 問】
     特許庁から届いた審査結果(拒絶理由通知書)で、
    一部の発明について進歩性欠如との指摘を受けました。
    残りの発明については「拒絶理由を発見しない」との心証を得ました。
    拒絶理由のない発明について特許権を早く成立させたい一方で、
    進歩性欠如という指摘を受けた発明についても特許取得を目指したいと考えています。
    なにか方法はあるでしょうか?

    【回 答】
     拒絶理由通知書への応答と同時に、新たな分割出願をすることで、
    早期権利化と共に広い範囲での権利化を目指すことができます。
     まず、拒絶理由通知書への応答で「拒絶理由を発見しない」とされた発明のみと
    なるように補正を行うことで、早期に特許査定を得ることができます。
    そして、拒絶理由を有する発明について拒絶理由通知書への応答前に分割出願を行うことで、
    再び審査を受けることができます。
    その後、拒絶理由が発見されなければ、
    分割出願した発明についても特許権を得ることができます。

    <分割出願について>
     分割出願とは、1つの出願に2つ以上の発明が含まれている場合、
    その発明の一部を抜き出して新たな出願とすることをいいます(特許法第44条)。
     今回のご質問への回答では、「特許請求の範囲」に記載された発明を
    分割するパターンをご説明しましたが、「明細書」に記載された発明も
    同様に分割出願することができます。
     この新たな分割出願には、もとの特許出願(原出願)に記載された範囲で
    しなければならないといった要件が課されます。
    このような分割の要件(他の要件については省略)を満たせば、
    分割出願は、原出願の出願の時にされたものとみなされ、
    新規性・進歩性等の特許要件の判断がされるといったメリットがあります。
     なお、分割出願は新たな特許出願となるため、
    原出願とは別に特許出願料を納付し、さらに出願審査の請求を行う必要がある点にご注意ください。

     このように、費用の面の負担が増すこととなりますが、
    より広い範囲の特許権の取得を目指すという観点から、
    分割出願は、上述したような拒絶理由を受けた際に検討する余地があるものです。

     分割出願の活用方法について、詳しくは専門家である弁理士にご相談ください。


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